Marca de Ropa Pingüino Demanda a Pudgy Penguins por Infracción de Marca registrada

La firma detrás de marcas globales como Perry Ellis y Original Penguin ha demandado a Pudgy Penguins, la marca crypto nacida de la colección NFT de Ethereum del mismo nombre, por infracción de marca registrada, según un documento presentado el miércoles en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida.

PEI Licensing alega que el «uso no autorizado e intento de registro de diversas marcas de palabra y diseño de Penguin» por parte de Pudgy Penguins constituye una violación de las leyes diseñadas para proteger la competencia leal y las prácticas comerciales.

Desde el lanzamiento de su colección NFT en Ethereum en 2021, Pudgy Penguins se ha convertido en una de las marcas más grandes y con más propiedad intelectual en el ámbito crypto.

La marca también cuenta con su propia moneda cultural basada en Solana, llamada PENGU, y anteriormente lanzó una línea de juguetes físicas en importantes minoristas como Walmart y Target, vendiendo más de 10 millones de dólares en menos de un año.

PEI, que ha utilizado un diseño de pingüino en su indumentaria desde al menos 1956 y una marca de palabra de pingüino desde 1967, sostiene que el comportamiento de la marca crypto “causa daños e injurias irreparables a PEI, así como a su buena voluntad y reputación comercial”.

“El uso de las marcas del demandado probablemente engañará, confundirá y confundirá al público consumidor y al comercio”, dice la demanda. “Es probable que los consumidores crean erróneamente que el demandado está conectado, asociado o de alguna manera afiliado a PEI, cuando en realidad no existe tal conexión, asociación o afiliación”.

Para respaldar sus afirmaciones, la firma presentó ejemplos de “similitudes inmediatas” entre su indumentaria y la oferta de Pudgy Penguins.

También se menciona en la demanda la solicitud de Pudgy Penguins para registrar frases como “Yo soy mi pingüino y mi pingüino es yo”, y “Pengu Nation”, que la marca tenía la intención de utilizar en los mismos tipos de bienes que PEI usaría con sus propias marcas de pingüino.

“Estos bienes y servicios son idénticos a aquellos con los que PEI utiliza sus marcas de pingüino y casi idénticos a los que PEI posee registros”, señala la demanda.

Aunque la demanda se presentó el 4 de marzo, PEI afirmó haber enviado a Pudgy Penguins una carta de cese y desistimiento sobre la infracción tan pronto como el 20 de octubre de 2023. Posteriormente, presentó avisos de oposición a al menos dos de las solicitudes de Pudgy Penguins ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. en 2024, de acuerdo con la demanda.

“Después de la carta de cese y desistimiento de PEI y las oposiciones de PEI, [Pudgy Penguins] continuó utilizando las marcas del demandado en el comercio en relación con indumentaria y ventas en línea de indumentaria, y no abandonó las solicitudes del demandado ante la USPTO”, señala la demanda.

La firma sugirió que el uso continuado de sus marcas por parte de Pudgy Penguins en indumentaria y otros productos son “actos voluntarios e intencionados destinados a beneficiarse de la reputación y buena voluntad de PEI”.

Como resultado de sus afirmaciones, PEI ha solicitado una compensación monetaria de todas las ganancias de las ventas de Pudgy Penguins que utilizan marcas similares, que sus solicitudes ante la USPTO sean rechazadas de inmediato y que todos los productos en posesión de la marca crypto que generen confusión con las marcas de PEI sean confiscados y destruidos.

“Pudgy Penguins ha sido informado de la demanda presentada por PEI y estaba sorprendido por la acción, especialmente porque ambas partes habían estado comprometidas en discusiones productivas para resolver este asunto de manera privada”, expresó Jennifer McGlone, Directora Legal de Pudgy Penguins & Igloo Inc, a Decrypt.

«Hasta la fecha, Pudgy Penguins ha tenido éxito en avanzar estas solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU., y seguimos confiados en que las afirmaciones de PEI carecen de fundamento», añadió McGlone.

La ejecutiva calificó las marcas como «visualmente distintas» y afirmó que están dirigidas a «mercados y audiencias completamente diferentes».

«Tenemos la confianza plena de que prevaleceremos, ya que Pudgy Penguins ya ha asegurado múltiples aprobaciones de solicitudes de marcas ante la USPTO que cubren la marca Pudgy Penguins y marcas relacionadas», concluyó McGlone.

Los abogados de PEI Licensing no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Decrypt.

Nota del editor: Se añade respuesta de la Directora Legal de Pudgy Penguins, Jennifer McGlone.